A continuación exponemos un cambio jurídico Argentino, ejemplificado a través del caso de caducidad parcial de marca. ¿Qué resolución obtuvieron marcas como VANTAGE o PRESTIGE? Te lo contamos.
1. Introducción
La caducidad parcial de marcas en Argentina se introdujo en 2018 y entró en vigor el 12 de junio de 2023. A diferencia de la caducidad total, este régimen permite extinguir una marca solo para productos o servicios específicos no utilizados en los últimos cinco años.
El Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) ya resolvió los primeros casos. Estas decisiones establecen criterios clave sobre los requisitos legales y su impacto en el sistema marcario argentino.
2. Requisitos para solicitar la caducidad parcial de marca
2.1. Requisitos formales
Para que un pedido de caducidad parcial proceda, deben cumplirse los siguientes requisitos:
– Nombre y domicilio del peticionante.
– Nombre y domicilio del titular de la marca registrada.
– Identificación de la marca cuya caducidad se persigue, con los hechos y pruebas que fundamenten la petición.
– Pago del arancel correspondiente.
2.2. Requisitos de fondo
El peticionante debe acreditar:
– La afectación de un derecho subjetivo.
– Que la marca tenga más de cinco años de antigüedad.
– Que la marca no haya sido utilizada para determinados productos o servicios, ni para productos o servicios afines o semejantes.
El INPI puede rechazar la solicitud si:
– No se cumple con alguno de los requisitos mencionados.
– La caducidad ya fue resuelta en los últimos cinco años.
– Se encuentra planteada dentro de un procedimiento de resolución administrativa de oposiciones.
3. El caso de caducidad parcial de marca «VANTAGE»
Uno de los primeros fallos aplicó la caducidad parcial a la marca «VANTAGE». Esta identificaba una cadena de farmacias, pero un tercero solicitó su caducidad para registrar «VANTAGE BY TRIMBLE AGRICULTURE» en la clase 35.
El titular no presentó pruebas de uso. Como resultado, el INPI declaró la caducidad parcial y permitió el nuevo registro para ciertos servicios agrícolas.
4. Conversión de caducidades totales en parciales
El INPI ha comenzado a aplicar un criterio de conversión de caducidades totales en parciales en ciertos casos. Esta práctica implica que, aun cuando se solicite la caducidad total de una marca, la autoridad administrativa puede resolver su extinción solo para ciertos productos o servicios dentro de la misma clase.
Un caso representativo es el de «LAB PRESTIGE» en la clase 5. El solicitante, al intentar registrar la marca «PRESTIGE» para pesticidas agrícolas, encontró obstáculos debido a la existencia de «LAB PRESTIGE», registrada para todos los productos de la misma clase. Se solicitó la caducidad total del registro previo, pero el INPI solo concedió la caducidad parcial, permitiendo la coexistencia de ambas marcas en ciertos productos.
Esta resolución ha sido cuestionada, ya que, al mantener el registro para algunos productos similares, se podría generar confusión entre los consumidores, y limitar la expansión de nuevas marcas. Además, la conversión de oficio de caducidad total en parcial no está expresamente prevista en la normativa vigente, lo que agrega incertidumbre jurídica para los titulares y solicitantes de marcas.
Este tipo de decisiones plantea un desafío para quienes buscan registrar nuevas marcas, pues obliga a evaluar cuidadosamente los antecedentes existentes y su posible impacto en la estrategia de protección marcaria.
5. Impacto del régimen de caducidades parciales
La aplicación de la caducidad parcial de marcas en Argentina tiene un impacto significativo en el sistema de registro, renovaciones y oposiciones de marcas. Entre los principales efectos se destacan:
– Registro de nuevas marcas: las solicitudes deben considerar el riesgo de caducidad si la marca no se usa en todos los productos o servicios para los que se registró.
– Estrategia de oposiciones: se debe evaluar si la marca opositora está en riesgo de una acción de caducidad parcial.
– Renovación de marcas: las empresas deben asegurarse de restringir su renovación solo a los productos o servicios efectivamente utilizados para evitar futuros conflictos.
6. Conclusiones
El régimen de caducidad parcial busca equilibrar la protección de los derechos marcarios con la necesidad de evitar registros ociosos que bloqueen nuevas marcas. Sin embargo, la interpretación restrictiva del INPI sobre el «derecho subjetivo afectado» y la conversión de caducidades totales en parciales siguen generando controversia.
Desde Eguía Registro de Marcas y Patentes, asesoramos a nuestros clientes para optimizar la protección de sus marcas bajo este nuevo esquema legal, asegurando su correcta aplicación en el mercado objetivo.
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